美国上诉法院判定发明专利的书面描述独立于可操作性描述

2010年3月22日，美国联邦巡回法院判定，发明专利的书面描述独立于可操作性描述，详见2008-1248号诉讼案，原告Ariad 制药公司，被告Eli lilly公司。

早前Ariad 制药公司（简称Ariad）在美国马萨诸塞州地区法院起诉Eli Lilly公司（简称Lilly），声称其侵犯Ariad的美国专利权（专利号为6,410,516）。2006年5月，地区法院裁定Ariad胜诉，判决Lilly销售Evista和Xigris两种药品的行为构成侵权，Lilly应付罚金650万美元。Lilly向美国联邦巡回法院提出上诉。

2009年4月3日，美国联邦巡回法院3人陪审团裁定Lilly胜诉，认为Ariad宣称的权利要求无效，因其并不符合发明专利的书面描述要求。依据美国国家法规35编112条第一段规定，发明专利的书面描述独立于可操作性描述。Ariad要求全体法官出庭重新听审，辩称3人陪审团对国家法规进行了不适当解读。

2010年3月22日，全体法官听证会上，美国联邦巡回法院依旧裁定Lilly胜诉，认为发明专利的书面描述独立于可操作性描述。美国国家法规35编112条第一段规定：说明书必须包含对发明的书面描述，并以全面，清晰，简洁和精确的专业术语描述其制作过程和使用方式，已确保所属领域或相近领域的任何人员能够制造并使用此项发明。

Lilly辩称，发明专利的书面描述独立于可操作性描述，因为Ariad发明专利中的权利要求只具有可操作性，而不具有书面描述性。Ariad辩称发明专利的书面描述与可操作性描述并不是相互独立的。

美国联邦巡回法院称，对一项发明专利的独立描述是基于专利法的要求的，任何一项专利都必须对其发明进行描述。而且，说明书还须描述如何使得所属领域或相近领域的人员制造或使用此发明。Ariad发明专利中的权利要求是“属权利要求，通过使用所有物质以减少NF-kB与NF-kB识别位点的结合”。每项权利要求都包含大量属的制备方法，每种方法都使用一种不同的物质。美国联邦巡回法院称，Ariad发明专利的说明书中并未说明申请人发明的物种足以支持一项属的权利要求。“对权利要求中属的充分书面描述要多于此发明边界的阐述，一份对属的充分描述要么披露在这个属的范围内的一部分有代表性的物种，要么陈述这些物种的共有结构特征。”此项发明专利的说明书假设3种类型的分子具有减少NF-kB在细胞内活性的内在潜力。

何以判定一项权利要求符合可操作性要求，但不符合书面描述要求呢？美国联邦巡回法院举出一个例子：丙基或丁基化合物可以通过与制备甲基化合物类似的方法制备出来，但是如果没有相应的描述说明发明人发明了丙基或丁基化合物，这种化合物将被认为是没有进行描述，也就不能受到专利保护。